【知的財産権】 特許法２９条１項３号所定の刊行物に記載されていたとしても、直ちに当該刊行物に当該別の性質に係る物質が記載されているということはできず、このことは、容易想到性の判断において斟酌されるべき事項である 知財高裁平成２３年６月９日判決

　判例時報No２１３３号（２月1日号）で紹介された知財高裁平成２３年６月９日判決です。

　事案は以下のとおりです。

　Yは、発明の名称を「Rhoキナーゼ阻害剤とβ遮断薬からなる緑内障治療剤」とする特許権を有しています。

　本件は、Xが、前記特許についてした無効審判請求が成り立たないとした審決の取消しを求める事案です。

　本件審決は、本件発明は、

①　引用例一に記載された発明に引用例二に記載された発明及び周知技術を適用し、又は、

②　引用例二に記載された発明に引用例一等に記載された事項を適用して、

　当業者が容易に発明することができたものであるとはいえない

　としたものです。

　Xは、取消事由として、容易想到性の判断の誤り、具体的には、引用例一には、「HA　１０７７とチモロールの組合せよりなる緑内障治療剤」が開示されており、HA　１０７７はカルシウムアンタゴニストであるとともに、Rh0キナーゼ阻害剤であるという技術常識を参酌すれば、引用例一には、「Rhoキナーゼ阻害剤であるHA１０７７とチモロールの組合せによりなる緑内障治療剤」が開示されているに等しいなどと主張しました。

　これに対して、知財高裁は、以下のとおり判断しました。

　特許法２９条２項により、同条１項３号にいう「刊行物に記載された発明」に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか否かを判断するに当たっては、

　同条１項３号に記載された発明について、まず刊行物に記載された事項から認定すべきである。

　引用例一には、緑内障治療にカルシウムアンタゴニスト活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤の併用が開示されているのみで、Rhoキナーゼ阻害活性と緑内障治療についての開示は一切存在しなことに照らすと、

　引用例一に記載に接した当業者は、たとえ、そこに記載された具体例の１つであるHA１０７７が、たまたまRhoキナーゼ阻害活性をも有するとしても、そのことをもって、引用例一に、Rhoキナーゼ阻害活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤を併用する緑内障治療が記載されているとまでは認識することができないというべきである。

　なお、特許出願時における技術常識を参酌することにより当業者が刊行物に記載されている事項から導き出せる事項は、同条１項３号に掲げる刊行物に記載されているに等しい事項ということができるが、

　刊行物に記載されたある物質を有する物質の中に、たまたまそれとは別のもう１つの性質を有するものが記載されていたとしても、直ちに当該刊行物に当該別の性質に係る物質が記載されているということはできず、このことは、むしろ、容易想到性の判断において斟酌されるべき事項である。

　刊行物記載の発明の認定にかかわる裁判例ですが、やはり田舎弁護士には難しく感じます　(T_T)